ניתוח משפטי: כל מה שצריך לדעת על הפרת סימני מסחר בישראל

בעבר, הייתה תזה מפורסמת, לפיה מעולם לא הייתה מלחמה בין שתי מדינות שבשתיהן יש סניף של מקדונלד'ס. תזה זו שרדה זמן קצר בלבד, עד למלחמת קוסובו – סרביה, אך בהתחשב בכך שרשת המזון המהיר המפורסמת הוקמה בשנת ,1955 נתון זה הוא מרשים ביותר.

תאוריה זו ממחישה לנו עד כמה עולם המותגים הפך למרכזי בחיינו, ויחד איתו הפכה ההגנה על סימני מסחר לתחום משמעותי עוד יותר בדיני הקניין הרוחני.

במאמר זה, ניתוח משפטי: כל מה שצריך לדעת על הפרת סימני מסחר בישראל, נסקור את הדין והפסיקה על הפרת סימני מסחר בישראל בשים לב לדין החל על שימוש דומה בסימני מסחר בפרקטיקה השוקית.

רקע

ההגנה על סימני המסחר מאפשרת לצרכנים להבדיל בין מוצרים של יצרנים שונים, ולאורך זמן לצבור אינפורמציה על המוצרים ויצרניהם. מטרה זו מושגת ע"י הטלת איסור על יצרנים להציג את מוצריהם באופן שיטעה את הצרכנים, כך שיקשרו אותם בטעות ליצרן אחר. בהטלת איסור זה אנו מגשימים שתי תכליות:

התכלית הראשונה עוסקת במניעת הטעיית הצרכן, תוך רצון לאפשר לו להמשיך ולצרוך את המוצר בו הוא חפץ.

התכלית השנייה עוסקת בשאיפה להגדיל את היצע המוצרים ה"איכותיים" בשוק. מטרה זו תושג על ידי מתן הגנה ליצרן ויכולתו לצבור מוניטין בזכות מוצריו.

הרצון לצבור מוניטין יתמרץ את היצרן לייצר מוצרים איכותיים, שישכנעו את הצרכנים לשוב ולרכוש אותם. ככל שמגוון המוצרים גדול יותר ומורכב יותר, כך הפירוט הנדרש צריך להיות מעמיק ומדויק יותר. כמו כן, פרטים ירצו

לצרוך את המוצר בו התנסו, משום שניסיון העבר הוא החיזוי הטוב ביותר לבחירה מושכלת בהווה. על כן, מעבר לתמריץ לאיכות ומניעת "רכיבה חופשית", ישנה חשיבות לסימני המסחר בהוזלת מחירי המוצרים דרך הורדת "עלויות החיפוש של המוצר" - המשאבים שצריך להשקיע בזיהוי מוצר איכותי. מחיר המוצר מורכב מעלותו השולית וגורמים משפיעים נוספים, כאשר אחד מהם הוא "חוזקו" של סימן המסחר. ככל שסימן המסחר "חזק" יותר כך הוא מעיד

בצורה טובה יותר על מקור המוצר ואיכותו. דבר שמביא לירידת מחיר המוצר.

עם התפתחות השוק המודרני, צמחה שיטת שיווק אסטרטגית של מיתוג, שנועדה להבנות למותג סימן המסחר של חברה מהווה את "חלון הראווה" תדמית כלשהי הכוללת ערכים או מסרים. סימן המסחר הפך מלוגו פשוט על מוצר לכלי שבעזרתו אנו משדרים לסביבה מידע על עצמנו בהתאם למסרים הטמונים במותג, או לחילופין כיצד אנו רוצים שיראו אותנו.

נראה אם כך שסימן המסחר הפך להיות חלק מרכזי יותר במוצר ובחיינו ובעל ערך בפני עצמו.

סימני מסחר "דומים" שאין בהם כדי הטעיית הציבור

פקודת סימני המסחר היא ההסדר החוקי המרכזי להגנה מפני העתקת סימני מסחר. בסעיף 1 לפקודת סימני המסחר נקבע שהפרת סימן מסחר תהיה כאשר:

"הפרה" - שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך - בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לענין טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר".

בדומה למבחן השימוש ההוגן בזכויות יוצרים, על פי ההגדרה כאן, שימוש בתנאים המנויים בסימן מסחר רשום או בסימן מסחר אחר הדומה לו היא אסורה. באם נעשה שימוש שכזה, יכול בעל הסימן לקבל סעדים בדמות צו מניעה, תשלום דמי נזק ועד השמדת הנכסים.

סוגיית הדמיון בין סימני מסחר היא הכרחית לצורך קביעת הפרה, ובאה לידי ביטוי גם בבחינת כשרות של סימן מסחר לרישום ובמסגרת הדיון בעילת גניבת העין, שנועדה להגן על פגיעה במוניטין. בהתאם לתכלית הראשונה, השואפת לאפשר לצרכן להבדיל בין מוצר אחד למשנהו .

סעיף 9 (11) קובע שסימן לא כשיר לרישום הוא "סימן הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש בו להטעות". מכאן נלמד שלא כל דמיון בין שני סימני מסחר מספיק על מנת לקבוע הפרה או למנוע רישום, אלא רק כאשר הדמיון עלול לגרום להטעיית הצרכן. אומץ בפסיקה "המבחן המשולש". במסגרת הערעור בעניין "מגה גלופלקס״ קבע השופט גרוניס מספר הלכות הנוגעות לשלושת תתי-המבחנים שמרכיבים את המבחן המשולש.

המבחן המשולש

מבחן המראה והצליל: מבחן זה הוא המרכזי מבין השלושה, ובו אנו בוחנים את החזות והצליל של שני הסימנים הנידונים. נקודת המוצא במבחן זה היא מתוך הסתכלות של צרכן ממוצע שזכרונו לא מושלם והוא בוחן את סימן המסחר על פי רושם ראשוני ובאופן לא מדוקדק. לכן, השוואת הסימנים לא תהיה מדוקדקת שכן מטרתנו היא לבחון האם יש בסימן המסחר כדי להטעות את "הצרכנים הסבירים". כמו כן, בחינת הסימן תהיה בהתאם לנסיבות השימוש בשלמותו ולא בחלוקה לפי חלק ספציפי או הברה נפרדת. במוצר נכריע האם להדגיש יותר את שאלת המראה או שאלת הצליל. לדוגמא, אם מדובר במוצר שמונח על המדף והצרכן בוחר אותו בעצמו, נדגיש את אלמנט המראה. במקרה אחר, אם מדובר במוצר שלצורך קנייתו יש לבקש אותו מהמוכר, סביר שנדגיש את אלמנט הצליל. ֿ

ֿ

מבחן סוג הטובין וחוג הלקוחות: מבחן זה מרחיב מעט את שאלת הדמיון בין הסימנים ועוסק גם ביכולת סימן המסחר הדומה להטעות את הצרכן. במבחן זה מאפיין בית המשפט את סוג המוצר וחוג הלקוחות הספציפי של המוצר, ובוחן האם על אף דמיון אפשרי בין סימני המסחר יכולים מאפייני המוצר הספציפי לתמוך בהנחה שהטעיית הצרכן לא מתקיימת. לדוגמא, אם מדובר במוצר יקר שצרכן סביר יערוך בדיקה מעמיקה טרם קנייתו, ניתן להניח שהסיכוי לטעות בזיהויו הוא קטן יותר מאשר במוצר זול שקונים על בסיס יומיומי. בנוסף, אם המוצר מאופיין בקבוצת לקוחות מצומצמת, סביר שהיכרותם את המוצר היא טובה וכושר ההבחנה שלהם מספיק מפותח כדי שלא יטעו בבואם לרכוש את המוצר.

מבחן יתר נסיבות העניין: מבחן שכולל את שאר הנסיבות הספציפיות הרלוונטיות באותו מקרה, שלא שוכללו בשני המבחנים הראשונים.

למבחנים אלו צירפה הפסיקה את מבחן השכל הישר, ובו משווה בית המשפט את קיומו של דמיון בין המסר הרעיוני המגולם בכל אחד מסימני המסחר. במידה והמסרים זהים או דומים, יכול בית המשפט לקבוע שמדובר בהפרה אפילו במקרה בו הסימנים נבדלים בצליל ובמראה.

בשנים האחרונות ישנה חריגה מהתפיסה המקובלת של סימני המסחר. פסק הדין שניתן בעניין מקרה זה עסק בתשדיר פרסומת מקדונלד זכה לתגובות רבות בפסיקה ובספרות האקדמית. לרשת המזון המהיר "ברגר קינג" בה הופיע שחקן הכדורסל אריאל מקדונלד, ששמו כמעט זהה לשמה של הרשת המתחרה "מקדונלד'ס". בהכרעת הדין הפך השופט ריבלין את החלטת המחוזי, שקבע באותו מקרה שלא הופר סימן המסחר משום שלא נתקיימה סכנה להטעיית הציבור.

השופט ריבלין טען שההגדרה בפקודת סימני המסחר לא התנתה את ההפרה בשאלת הטעיית הצרכן, ולכן לדידו זו איננה צריכה להיות השאלה שמכווינה את שיקול דעתנו. לשיטתו יש למנוע ניסיון פסול של מתחרים להפיק תועלת מסימני מסחר אחרים שכבר צברו מוניטין בזכות איכות מוצריהם, וזאת מבלי להעניק הגנה רחבה מדי שמהווה מתן מונופול לבעל סימן המסחר. בקביעה זו הרחיב השופט ריבלין את ההגנה הניתנת לסימני מסחר, וכעת היא לא מגנה רק מפני הטעיה אלא דה פקטו מגנה גם על תדמיתו של סימן המסחר והמוניטין של בעל סימן המסחר. גישה זו מקיימת את הרציונאל הרואה בסימן המסחר נכס בפני עצמו, ובעליו זכאי להגנה על זכותו הקניינית, וזאת בשונה מהרציונאל ששם דגש על מניעת הטעיית הציבור.

מוצרים שאין בהם כדי הטעיית הצרכן

בימינו קיים שוק של חיקויים באיכות נמוכה וצרכנים רבים יודעים להבדיל בין המוצר המקורי לחיקוי. ההבדלים

באים לידי ביטוי בצורת המוצר, החומר ממנו הוא עשוי, איכותו, מחירו או המקום בו הוא נמכר.עובדה זו מעוררת את השאלה האם מוצר שכזה, שמוצג עם סימן מסחר רשום אך לא מטעה אתראשית, במקרה זה אין צורך להגן על הצרכן מפני הטעייה 122 הצרכן, ראוי להגנת סימני המסחר.ולכן התכלית הראשונה לא מתקיימת. שנית, ניסויים ומחקרים רבים תומכים ברעיון שחיקויים אלו מסייעים למותגים בהגדלת רווחיהם וחיזוק המוניטין. במאמרו טוען ג'ונתן בארנט

שהימצאות חיקויים בשוק הופכת את המוצר המקורי לנחשק הרבה יותר. המותגים "מרוויחים" לקוחות רבים מבלי להשקיע בפיתוח או בפרסום. תופעה זו כונתה בשם "אפקט הפרסום".

המונח הכלכלי "מוצרים תחליפיים" מדמה שני מוצרים מתחרים - כמו תה וקפה. החיקויים מהווים מוצר תחליפי למותג, והיינו מצפים שצריכתם תביא לירידה בהיקף מכירותיו. אולם, מהתוצאות לעיל נראה שהשפעת אפקט הפרסום גדולה מהשפעת אפקט התחלופה. כלומר, בעוד שאפקט התחלופה פוגע במכירות המותגים, אפקט הפרסום מגדיל אותן עוד יותר. הדבר נכון למותגים חזקים, בעוד שאצל מותגים חלשים יותר הדבר יכול להשתנות.

בעוד שזה יכול לעודד יצרנים לתמוך בתעשיית הזיופים, ייתכן שהנפגעים העיקריים הם דווקא הצרכנים. במחקר אמפירי שערך הכלכלן יי קיאן נמצא שלאחר כניסת חיקויים לשוק, מעבר להשפעה זו, לא ברור האם קיומו של שוק חיקויים יביא עלה מחיר המותג משמעותית. לפגיעה באיכות הכללית של המוצרים בשוק. מחד, שוק חיקויים מגדיל את כמות המוצרים ה"לא איכותיים" בשוק. מאידך, קיומו של שוק שכזה מגדיל את היקף המכירות של המוצרים

ה"איכותיים". אם כן, לא ניתן לדעת איזה שינוי חזק יותר מבלי לבחון זאת אמפירית.

לסיכום:

• חשוב להבין את האופי, המראה ושאר המרכיבים של סימן המסחר כדי לדעת האם ניתן להבחין בשוני מהותי.

• בכדי לעמוד בתחולת המבחן המשולש, יש לבחון מעבר לשוני, את כלל נסיבות העניין

• ככלל, הבחינה האם בסימן מסחר יש בכדי להטעות את הציבור יש לבחון את מכלול השיקולים.

מתלבטים האם אתם מפרים סימן מסחר, או האם יש במוצר כזה או אחר הפרה של סימן המסחר שלכם? פנו אלינו ונשמח לסייע לכם ולהעמיד את נסיוננו לרשותכם. 

צרו קשר